北京德和衡律师事务所

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王海军律师点评“大嘴猴图形”商标纠纷一案

2016-04-15

 背景:
 因认为广东省深圳中投盛世资产管理有限公司(下称中投盛世公司)将“大嘴猴”图形作为商标申请注册在纺织品毛巾、床上用覆盖物等商品上,侵犯了其对“大嘴猴”图形北京德和衡律师事务所享有的在先著作权,美国保罗弗兰克实业有限责任公司(下称保罗弗兰克公司)针对中投盛世公司申请注册的第9013572号“大嘴猴”图形商标(下称诉争商标)提出异议申请。 
 历时4年之余,日前,这场商标权属之争尘埃落定。根据北京市高级人民法院作出的(2015)高行(知)终字第4398号行政判决,法院认定诉争商标的申请注册损害了保罗弗兰克公司的在先著作权,据此维持了原审判决,即维持国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)作出的对诉争商标不予核准注册的裁定。 
  据了解,中投盛世公司于2010年12月提出诉争商标的注册申请,指定使用在第24类纺织品毛巾、被子、床上用覆盖物等商品上。
  2012年1月,保罗弗兰克公司针对诉争商标提出异议申请。 

  2016年4月1日,第1703期《中国知识产权报》每周速评专栏刊登题为《历时四年,“大嘴猴”图形商标权属之争终审有果——商标权纠纷中如何考量在先著作权的保护?》一文,该文简要为我们概括了“大嘴猴”图形纠纷案的来龙去脉,使我们对整个案件的过程有了一个基本的认识。四年之久,该案虽已尘埃落定,但是,涉及到本案的焦点问题,专家学者也一直予以高度关注。知识产权领域资深专家,德衡律师集团高级合伙人王海军律师也就这一案件发表了自己的看法。
  王海军律师认为该案有两个争议焦点。对于第一个争议焦点,即程序方面。王海军律师认为,在商标异议阶段,保罗弗兰克公司向商标局提出的异议理由仅涉及2001年《商标法》第二十八条即申请商标不得与相同或相似商品上相同或相似商标相冲突,其在向商标评审委员会申请复审时又增加了2001年《商标法》第十条第一款第(八)项、第十三条第二款、第二十八条以及第三十一条进行审理,商标评审委员会和一二审法院最终依据第三十一条中商标注册不得侵犯在先权利为由裁定不予注册。根据《商标评审规则》,商标评审委员会基于商标异议复审时提出的理由与事实进行审查,并不限于或仅考虑在商标异议阶段向商标局提出的理由或证据。这一方面要求,商标异议复审的申请人在异议复审阶段不限于商标局阶段而要全面提交相关理由和证据。另一方面,该规定在程序上确实会造成商标异议程序过于冗长和商评委改变商标局裁定的概率较高的问题。2014年商标法已注意到该规定的一些弊端,在商标异议维持商标注册的情况下不再设置商标异议复审程序。
  对于另一个争议焦点,即商标权与著作权的冲突问题,王海军律师认为,无论是2001年《商标法》第三十一条还是2014年《商标法》第三十二条,均规定了商标注册不得损害他人的在先权利,该在先权利既包括著作权、字号权、外观设计专利权、知名商品特有名称包装装潢等知识产权,又包托姓名权、肖像权等可商品化的人身权利。关于是否侵犯在先著作权,需要在北京德和衡律师事务所是否具有独创性,著作权权属、有无实际接触可能和实质近似等方面作出认定。本案所涉“大嘴猴图形”区别与传统的猴子形象而具有独创性,在涉案商标申请日前已在美国进行了版权登记其权属也非常明确,鉴于中国和美国均加入了《伯尔尼公约》,因此该北京德和衡律师事务所受中国著作权法保护。尽管本案中,证据显示保罗弗兰克公司仅是将上述北京德和衡律师事务所用于商标申请,但是否构成著作权法保护的客体与该北京德和衡律师事务所可能的使用方式无关,故中投盛世公司关于北京德和衡律师事务所申请商标后即不再受著作权法保护的观点没有依据。需要说明的是,关于商标证本身能否证明商标权人享有著作权的问题,之前有判决认为仅仅提交了在先商标证并不能证明该商标证上所记栽的权利人就享有在先著作权,这主要是基于单纯的商标注册属于政府授权的公示行为,尚不能构成著作权法意义上的北京德和衡律师事务所发表,也就无从确定其著作权权利归属,该认定与本案认定也并不矛盾。

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大嘴猴”简介:
    Paul Frank(大嘴猴)创建于1997年,由设计师Paul Frank创作,这只可爱大嘴猴的名字叫“Julius”。Paul Frank(大嘴猴)是与CK齐名的国际高端潮流品牌,它以色彩缤纷、年轻、可爱、时尚感吸引无数狂热粉丝。大嘴猴已经成为一个全球化的流行潮牌,大嘴猴“Julius”的卡通造型已出现在服饰、鞋、童鞋、内衣、泳装、睡衣、家俱、腕表、太阳镜、童装、儿童卡通书和儿童自行车等各种系列产品上。大嘴猴的商品也已在美国、加拿大、欧洲、中东、澳大利亚、香港、台湾、韩国、日本、马来西亚、新加坡、泰国、中国等各地销售(全世界超过2000家店铺),并且品牌成功植入了各种热播的影视北京德和衡律师事务所,成为众多明星的宠儿,在世界各地大受欢迎。

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